Marcas registradas de mala fe: significado y contexto

Marcas registradas de mala fe: significado y contexto

Las marcas registradas de mala fe se refieren a aquellas marcas que son solicitadas y registradas con la intención de obtener beneficios indebidos o perjudicar a terceros, lo cual supone quizás el mayor problema para sus titulares al ver anulados sus registros o vulnerados sus legítimos derechos sobre sus marcas.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas dispone el principio de la buena fe registral y prevé además como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca cuando la solicitud de esta hubiera sido presentada de mala fe.

El concepto de mala fe no definido en la ley ha sido configurado a través de la jurisprudencia, y a partir de ella podemos inferir que la mala fe en las solicitudes de marcas implica la adopción de comportamientos contrarios a los principios éticos aceptados o a las prácticas comerciales y empresariales honestas.

Toda alegación de mala fe debe analizarse mediante una evaluación global de todas las circunstancias de hecho pertinentes en el caso concreto, pero, según las directrices de la EUIPO, la jurisprudencia muestra tres factores particularmente relevantes que pueden indicar la existencia de mala fe:

1. Identidad/similitud confusa de los signos, cuando la marca registrada sea idéntica o similar hasta el punto de crear confusión con otra marca ya registrada.
2. Conocimiento del uso de un signo idéntico o similar que induzca a confusión, esto es, cuando el titular de la marca supiera o debería haber sabido de uso de un signo idéntico o similar que pudiera generar confusión.
3. Intención deshonesta por parte del titular de la marca.

Causas que pueden anular marcas registradas de mala fe

La EUIPO define los siguientes escenarios en las que las marcas pueden ser anuladas:

• En primer lugar, cuando las solicitudes se presentan con fines especulativos, esto es, el registro de una marca con la intención de obtener un beneficio económico.
• En segundo lugar, el conocido como comportamiento parasitario, que podemos definir como una práctica desleal consistente en el registro de una marca con la intención de aprovecharse de la reputación del solicitante de la nulidad o en sus marcas registradas y aprovechar esa reputación.
• En tercer término, las conocidas como marcas defensivas, esto es, las que se registran con el único propósito de impedir la entrada de un tercero en el mercado y/u obtener ventajas económicas.
• Y, por último, la estrategia de registro repetido de marcas o Refiling que se produce cuando el titular de una marca registrada solicita el registro de una nueva marca, que es idéntica o muy similar a la marca original, para los mismos productos o servicios para los que la marca original está registrada. Así el debate se plantea cuando el nuevo registro se relaciona con la falta de uso de la marca original, esto es, cuando el titular no utiliza la marca registrada y antes de que venza el periodo en el que la falta de uso podría provocar la caducidad según lo establecido por la ley, opta por registrar una nueva marca idéntica a la anterior.

Otros factores, según la EUIPO, potencialmente relevantes para evaluar la existencia de mala fe incluyen:

• Las circunstancias en las que se creó el signo impugnado, el uso que se hizo del mismo desde su creación, la lógica comercial que subyace a la presentación de la solicitud y la cronología de los acontecimientos que condujeron a dicha presentación.
• La naturaleza de la marca solicitada.
• El grado de carácter distintivo inherente o adquirido del que disfrutan el signo del solicitando de la nulidad y el signo del titular de la marca, así como su grado de notoriedad.

Cómo evitar la anulación de marcas registradas de mala fe

Expuesta la problemática que puede ofrecer el registro de marcas y cuyo desconocimiento puede llevarte a una situación no deseada que anule tu marca, resulta conveniente contar el asesoramiento de un abogado experto en propiedad intelectual.

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