La notoriedad de una marca no lo es todo

La notoriedad de una marca no lo es todo

El caso VESPA // VESTA que Piaggio perdió. 

Hemos tenido la oportunidad de resolver con éxito un conflicto que planteaba cierta complejidad, especialmente en el ámbito de la moda y accesorios, en el que se discutía la fuerza de una marca notoria (Vespa) en un determinado sector comercial (vehículos de dos ruedas, clase 12) y hasta donde pudiera llegar su posibilidad de derrotar marcas nuevas, incluso posiblemente similares (Vesta) aunque destinadas a amparar productos y servicios en ámbitos distintos (moda, clases 18 y 25). 

Las marcas en cuestión son estas:

Los argumentos de defensa aportados por nuestro letrado Luigi Carlini han sido plenamente apoyados y reconocidos por la División de Oposición de la EUIPO que el 10/10/2022 ha rechazado por completo la oposición B 3060483 presentada por Piaggio SpA contra Luxor Srl. Esta decisión no ha sido recurrida por Piaggio, con lo cual es firme. 

Según la EUIPO, si bien el segmento del público afectado por algunos de los productos y servicios cubiertos por las marcas en conflicto es el mismo, o se superpone en cierta medida, esos productos y servicios son tan diferentes que es poco probable que la última marca evoque en la mente del público interesado la marca anterior.

Los productos y servicios en cuestión pertenecen a sectores de mercado completamente diferentes.  Se diferencian en su naturaleza, su finalidad, su origen comercial, sus canales de distribución y no son complementarios ni competidores entre sí.  Contrariamente a lo que afirma la oponente Piaggio, los productos controvertidos no suelen venderse como accesorios de scooters o ciclomotores en general, ni como productos de comercialización como puede ser el caso, por ejemplo, de prendas de vestir.  De hecho, ninguno de los productos a los que se refiere la oponente y que aparecen en los catálogos y facturas presentados a efectos de prueba del uso contienen referencia alguna a los productos impugnados o a los productos incluidos en los servicios de venta impugnados.  La oponente tampoco ha podido probar el uso de las marcas anteriores en relación con los productos de las clases 18 y 25.

Cuando una marca goza de notoriedad, el grado de relación entre productos y servicios no tiene por qué ser elevado.  Sin embargo, tiene que haber algo más que similitudes entre las marcas para mostrar esto.  Antes de que el oponente pueda invocar la doctrina de la expansión natural, debe demostrarse que los nuevos productos y servicios, es decir, la extensión de la rama de negocio de la que existía antes de la llegada del solicitante, han evolucionado a partir de las actividades de fabricación y comercialización del oponente y no como resultado de la adquisición de un nuevo negocio por parte de una empresa diversificadora.  El oponente tiene la responsabilidad de presentar pruebas convincentes de que el nuevo negocio representa una expansión, y no simplemente una adición no relacionada, al negocio del oponente para los productos y servicios para los que el solicitante solicita el registro.  Sin tal prueba de expansión natural, el oponente haría valer un derecho pleno a una marca.

 Además, debe tenerse en cuenta, como se ha descrito anteriormente, que las marcas presentan claras diferencias conceptuales para el público destinatario que permitirán al consumidor distinguirlas claramente entre sí y, por lo tanto, no se considera probable que el signo impugnado recuerde a la marca anterior. 

Por lo tanto, la EUIPO concluye que se considera improbable que el público relevante establezca un vínculo mental entre los signos en conflicto, es decir, establezca un «nexo» entre ellos .  

Por tanto, la oposición es infundada en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMUE y debe desestimarse.

Esta decisión marca sin duda un precedente importante. Profesionales del sector, guardadla que posiblemente os venga útil en futuro!