En una reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)  Mitsubishi v Duma Forklifts y GS International (C-129/17), el mismo confirmó que la práctica de eliminar una marca de sus productos al importarlos al Espacio Económico Europeo (la que se suele denominar  “debranding”), sin el consentimiento de su propietario, no se puede tolerar ni permitir.   

Los hechos del caso se pueden resumir así: dos compañías belgas, Duma y GSI, compran los montacargas Mitsubishi fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), que así importan y allí introducen con un procedimiento de depósito aduanero. Sin embargo, antes de hacerlo, eliminan de la mercancía todas las marcas registradas de Mitsubishi (“debranding“), realizan las modificaciones necesarias para que la mercancía cumpla con las normas de la UE y reemplazan las placas de identificación y los números de serie con sus propios signos.

Posteriormente, los productos modificados se importan y se comercializan en el EEE. Según Duma y GSI, Mitsubishi no puede reivindicar sus derechos de marca en relación con esos productos, ya que la marca Mitsubishi ya no está colocada encima de ellos. Sin embargo, Mitsubishi, que no consintió la modificación e importación de sus productos en el EEE, argumentó que sus derechos de marca se vieron afectados negativamente y comenzó un procedimiento en Bruselas contra las dos compañías.

El Tribunal de Apelación de Bruselas solicitó una decisión preliminar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

El Tribunal se puso así del lado de Mitsubishi y sentenció que el titular de una marca tiene derecho a oponerse a la eliminación por parte de terceros de sus marcas así como al posterior reemplazo de las mismas por otras marcas – incluso si los productos fueran objeto de un procedimiento de depósito aduanero, antes de ser importados y comercializados en el EEE. Los propietarios de marcas de hecho tienen el derecho de controlar y monitorear la comercialización inicial en el EEE de los productos que llevan sus marcas. Si los productos están sin marca y sin su consentimiento su titular no puede controlar la comercialización inicial, lo que afecta negativamente a la marca.

El TJUE sostuvo que el objetivo de Duma y GSI era eludir el derecho del propietario a prohibir la importación de sus productos de marca sin su consentimiento, lo que es contrario al objetivo de garantizar una competencia sin distorsiones. De acuerdo con el TJUE, no importa que se produjera un debranding cuando las mercancías aún se encontraban bajo el procedimiento de depósito aduanero, ya que – en ese caso – la operación se llevó a cabo con el propósito de importar las mercancías y comercializarlas en el EEE.

Para entender mejor este concepto, Carolina Pina explica que “si bien el registro de una marca aporta a su titular el derecho a impedir que terceros la empleen sin su consentimiento, no ocurre lo mismo cuando dicho uso de marca se hace para comercializar productos en el EEE una vez que ya hayan sido introducidos por primera vez con el consentimiento del titular de la marca”.