La reciente sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria en el caso ORONA (31 octubre de 2013) ha contribuido a clarificar los requisitos necesarios para que el uso de una marca ajena por un anunciante como palabra clave en buscadores de internet sea constitutivo de infracción marcaria y/o competencia desleal al aprovecharse de la reputación ajena.

Teniendo en cuenta jurisprudencia europea y española anterior (caso Masaltos y caso Bornay), el Tribunal delimita los requisitos a tener en cuenta de cara a analizar una conducta aparentemente ilícita, y que pueden resumirse en los siguientes puntos clave:

1. Será necesario determinar si el anuncio que utiliza una marca ajena sugiere un vínculo entre el titular de la marca y el anunciante.

2. Será necesario determinar si el anuncio es tan impreciso que puede generar confusión entre el titular de la marca y el anunciante, provocando que el internauta piense que son la misma empresa.

3.  Se apreciará explotación de reputación ajena si lo que el competidor pretende al usar una marca ajena como palabra clave es aprovecharse de la notoriedad de dicha marca, sin haber justificación objetiva para esta conducta. No obstante, si lo que se propone es una alternativa al producto/servicio de la marca y no una imitación, respetando las funciones de la marca, el uso de la misma será leal.  Por tanto, no todo uso de marca ajena constituirá necesariamente competencia desleal, sino que habrá que estar a las circunstancias del caso concreto. (Ejemplo contrario: en el caso Interflora de 2013, Marks & Spencer sí que se aprovechó de la reputación de los servicios de envío de flores de Interflora, al usar el nombre de la marca como palabra clave para anunciar su servicio, sin advertir de la inexistencia de conexión entre M&S e Interflora).

Por tanto, no puede hablarse de claro precedente jurisprudencial sino que habrá que analizar caso por caso y examinar si se dan los requisitos mencionados para determinar si un anunciante está utilizando una marca ajena para aprovecharse de la reputación de ésta o si dicha utilización entra dentro de la legalidad.

Letslaw es un despacho especializado en Derecho Digital, Derecho de Internet y de las nuevas tecnologías.