Marca peruana le gana la batalla de propiedad intelectual a McDonald’s

Marca peruana le gana la batalla de propiedad intelectual a McDonald’s

El caso entre McDonald’s y el emprendedor peruano que intentó registrar la marca “MC HAPPY BAR” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, “Indecopi”) constituye un ejemplo relevante de cómo las grandes multinacionales defienden agresivamente sus derechos de propiedad intelectual frente a marcas locales.

En este caso, el solicitante buscaba registrar una marca vinculada al servicio gastronómico, compuesta por el prefijo “MC” y el término “HAPPY BAR”. A primera vista, estos términos podrían evocar connotaciones positivas relacionadas con el consumo de alimentos, pero también despertaron la inmediata reacción de McDonald’s, dado que «MC» y «HAPPY» son elementos clave en varias de sus marcas registradas, como McDonald’s, McCafé, y el reconocido menú infantil Happy Meal.

Por tanto, el registro generó una controversia en torno a la posible colisión entre los derechos del solicitante local y los derechos preexistentes de McDonald’s.

Oposición de McDonald’s contra el registro de la marca

McDonald’s, a través de su equipo legal, presentó una oposición formal al registro de la marca “MC HAPPY BAR”, alegando principalmente lo siguiente:

• En primer lugar, el riesgo de confusión que el uso del prefijo “MC” y el término “HAPPY” podría ocasionar entre los consumidores, induciendo a error al hacerles creer que el negocio peruano está asociado con la cadena multinacional.
• En segundo lugar, el prestigio que tienen conferidas sus marcas, para lo que aportaron su portafolio de marcas registradas que gozan de un reconocimiento global, lo que les otorga un estatus de “marcas notorias” según los estándares de la legislación internacional.
• Y, en tercer lugar, el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, ya que el registro “MC HAPPY BAR” podría estar constituyendo un intento de capitalizar su reputación y valor comercial.

Estos argumentos no son nuevos en la estrategia jurídica de McDonald’s, que históricamente ha defendido el prefijo «MC» y el término «MAC» como elementos distintivos, tanto en América Latina como en Europa.

Resolución de Indecopi

La resolución, emitida el 4 de octubre de 2024, subrayó que los servicios ofrecidos por “MC HAPPY BAR”, enfocados en actividades de barman y barwoman, son claramente diferentes de los servicios de comida rápida asociados a McDonald’s. En concreto, Indecopi fundamentó su decisión en los siguientes puntos clave:

1. Posible coexistencia: Indecopi concluyó que no existía una probabilidad de confusión significativa entre “MC HAPPY BAR” y las marcas de McDonald’s, argumentando que los consumidores locales serían capaces de diferenciar ambos negocios.
2. Ausencia de aprovechamiento indebido del prestigio ajeno: no se demostró de manera concluyente que el solicitante buscara beneficiarse del prestigio de McDonald’s.
3. Equilibrio en la protección de marcas: la resolución destacó la importancia de no permitir que las grandes multinacionales limiten el acceso de marcas locales al mercado mediante oposiciones desproporcionadas.

Esta resolución ha marcado un hito en la defensa de marcas locales frente a grandes multinacionales, destacando la importancia del equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y el incentivo a la creatividad y el emprendimiento local. 

No obstante, es probable que este caso fuera diferente si hubiera sido analizado por la EUIPO, pues la normativa europea otorga un nivel de protección más estricto a las marcas notorias, lo que aumenta significativamente el riesgo de perder disputas legales frente a grandes empresas como McDonald’s. Por ello, para evitar este tipo de conflictos con marcas preexistentes es de vital importancia realizar un análisis exhaustivo previo al registrar una marca.