Registrar una marca, ¿cuáles son los límites?

Registrar una marca, ¿cuáles son los límites?

A la hora de registrar de una marca, ¿cuáles son los límites? La legislación aplicable establece una serie de límites y prohibiciones. Todos ellos se podrían dividir, de acuerdo con la propia Exposición de Motivos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, la “LM”), en prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. 

Tal y como explica la propia Oficina Española de Patentes y Marcas “las prohibiciones relativas están referidas a circunstancias externas, principalmente cuando una solicitud de registro puede generar conflictos con derechos de terceros”. Este tipo de prohibiciones de registro relacionadas con derechos de terceros no serán objeto del presente artículo. Ahora nos centraremos en las prohibiciones absolutas, esto es, en aquellos limites que establece la propia legislación que pueden hacer que un determinado signo no sea susceptible de protección.

Prohibiciones absolutas 

Estas prohibiciones absolutas podemos dividirlas, a su vez, a grandes rasgos y de forma aproximada, en dos grandes subgrupos: (i) prohibiciones relativas a los signos que carecen de carácter distintivo y no son susceptibles de distinguir los productos o servicios para los que la marca se solicita; y (ii) prohibiciones que afectan a un interés público de forma que el legislador considera que la prevalencia del interés público afectado hace necesaria la prohibición del registro de la marca.

Prohibiciones absolutas por falta de distintividad

Partiendo de esta distinción, entre este primer subgrupo podríamos citar las siguientes:

• Prohibición de registrar un signo que no sea apropiado para ser representado en el Registro de Marcas. Esta prohibición viene a exigir que el signo elegido pueda reproducirse de un modo que permita a las autoridades y al público determinar con claridad y exactitud en qué consiste la marca. Debido a esta prohibición, por ejemplo, en la actualidad le está vedado el acceso al registro a las marcas olfativas pues se considera que no es posible representar olores, por entenderse que no existe una tecnología que permita representar el objeto de protección (el olor) de forma que éste pueda determinarse con claridad y precisión suficiente.

• Prohibición de registro de signos que carezcan de carácter distintivo: El artículo 5.1 b) LM establece una prohibición general de registro de signos carácter distintivo. En las letras siguientes del apartado 5.1 la propia LM ofrece una serie de casos particulares:

1. Marcas descriptivas: se prohíbe el registro de marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios. Debido a esta prohibición, por ejemplo, se han denegado marcas como: “IDEAL HOMES” para servicios de una agencia inmobiliaria; “FUNERAL PLANNER” para servicios funerarios; o el signo figurativo que reproducimos a continuación para galletas.
   
2. Marcas que se compongan de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el comercio: Debido a esta prohibición, por ejemplo, se han denegado marcas como “PISACACAS” para productos como calzado, por considerarse usual, al tratarse del nombre por el que se conoce a un tipo de botas; o el signo figurativo que reproducimos a continuación para productos como adhesivos, entre otros.
   
3. Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto, necesaria para obtener un resultado técnico, o que dé un valor sustancial al producto. Debido a esta prohibición, por ejemplo, se han denegado y/o anulado el registro de las formas que reproducimos a continuación.
   

Prohibiciones absolutas por afectar a un interés público 

En este segundo subgrupo podríamos citar las siguientes:

• Marcas contrarias a la ley, orden público o buenas costumbres: Con base en esta prohibición se han denegado y/o anulado el registro de marcas como: “LA HOSTIA” para servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal; o marcas como las siguientes:
  

• Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio. Con base en esta prohibición se han denegado y/o anulado numerosos registros de marca. Sirvan de botón de muestra los siguientes ejemplos, que aparecen en la Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro de la OEPM:

1. “ACEITE DE ANDALUCÍA, denominativo, solicitado en cl. 29 para aceites y grasas comestibles. Denegado al no indicarse en la lista de productos que los mismos proceden de esa zona, que tiene atribuida para tales productos una calidad y características especiales”.
2. “Solicitado en cl. 35 por un particular, dando la impresión de contar con el respaldo de un organismo oficial:
   
   

• Signos oficiales especialmente protegidos, como podrían ser banderas o escudos oficiales o siglas o denominaciones de organizaciones internacionales. Con base en esta prohibición se han denegado marcas como las siguientes:
  
  

• Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión Europea o por acuerdos internacionales que confieran protección a términos tradicionales de vinos, a especialidades tradicionales garantizadas, a denominaciones de origen o a indicaciones geográficas.

• Los que reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal anterior registrada.

Como podemos ver, a la hora de registrar una marca, no son pocos los límites y aspectos a tener en cuenta. Por ello, contar con el asesoramiento adecuado resultará en procesos más sencillos con la ayuda ideal que cada caso requiera.

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