¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca?

¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca?

Las marcas se conceden durante un periodo de 10 años renovable indefinidamente por el mismo periodo. No obstante, existen otras causas por las que la OEPM puede declarar una marca extinguida por caducidad como veremos a lo largo el presente artículo. 

Todos los derechos de propiedad industrial, en este caso referidos a las marcas, son territoriales y temporales. Es decir, ocupan un territorio específico y se conceden por un tiempo determinado, pudiendo caducar por varias razones.

La caducidad de una marca está regulada en los arts. 54 al 57 de la Ley de Marcas española, que establecen disposiciones comunes a las solicitudes de nulidad y caducidad. 

Es importante que quede claro la distinción entre caducidad y nulidad, ya que, a pesar de sus similitudes, que pueden llevar a confusión, la diferencia crucial de estas está en sus efectos. Mientras la caducidad es efectiva desde la fecha de solicitud, la nulidad supone, con efecto retroactivo, la cancelación inmediata en el momento del registro.

¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca?

Las causas de caducidad son:

• Falta de renovación de la marca: La principal causa de caducidad es la falta de renovación de la marca. El registro de las marcas se otorga por un periodo inicial de 10 años que pueden renovarse por periodos sucesivos de otros 10 años de forma indefinida. Si ésta no se renueva los 6 meses anteriores al plazo de renovación ni el los posteriores con los recargos correspondientes, se declarará su caducidad. En este supuesto existen dos situaciones específicas donde una marca no caducará por esta causa:
  • Si una marca tiene embargos o una acción reivindicatoria en curso, no caducará hasta que se resuelvan. Aunque si hay un cambio de titularidad debido a estos procedimientos, el nuevo titular tendrá dos meses para renovar la marca.
  • Si una hipoteca mobiliaria está registrada sobre la marca en el Registro de Marcas, la marca no caducará por esta causa. Además, el titular de la hipoteca puede solicitar la renovación del nombre del propietario en un plazo de dos meses. Si no renueva la marca dentro de los plazos, caducará. Esta caducidad se comunicará al Registro de Bienes Muebles

• Cuando el titular de la marca renuncie a la misma: El titular podrá renunciar a su marca mediante una declaración por escrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), siendo necesario cumplimentar el formulario correspondiente. Es necesario para que tenga efectos la renuncia, inscribirla en el Registro de Marcas. Si la solicitud de renuncia se presenta ante otro órgano diferente, este debe remitirla a la OEPM junto con la documentación correspondiente en un plazo de cinco días. La inscripción a la OEPM le asegurará la protección jurídica de la renuncia.

• Falta de uso:  El art. 39 de la Ley de marcas regula esta causa de caducidad. Se considera que una marca no a sido utilizada de manera real y efectiva si no ha sido objeto de uso durante 5 años posteriores a la concesión del registro de la marca. También se aplica esta causa si no se ha utilizado durante 5 años consecutivos después de la concesión. Pasado este tiempo sin uso cualquier persona interesada podrá solicitar la caducidad. 

Algunas de causas justificativas de la falta de uso de la marca son las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad del titular, como las restricciones a la importación y otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para lo que servicios para los que esté registrada.

Para demostrar el uso efectivo de la marca en el tráfico económico, se podrán aportar facturas, informes, catálogos y demás pruebas capaces de demostrar dicho uso, debiendo probarse este en el territorio en el que ha sido registrada. 

• Vulgarización de la marca. Se produce cuando la denominación de la marca se ha convertido en una designación usual del producto o servicio, una forma habitual de referirse a ello, como por ejemplo los casos de “kleenex”- “pañuelo” o “rímel”- “mascara de pestañas”.

Cuando una marca se vuelve tan común, deja de ser distintiva y se vuelve descriptiva, pierde su capacidad de ser protegida legalmente como marca. Aunque aún puede ser reconocida como una marca comercialmente exitosa, en términos legales, la protección de la marca llega a su fin y pierde su estatus de marca registrada.

• Que la marca induzca a error al público: Cuando la marca este llevando a cabo un uso que pueda inducir a error al público, especialmente sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de sus productos o servicios. Ya que la posibilidad de inducir a error es una de las prohibiciones absolutas del art. 5 de la Ley de Marcas, esta circunstancia ha de haber devenido posteriormente al registro, ya que de otra manera ésta no habría sido concedida. 

• Falta de legitimación del titular: Es la causa más remota y surge cuando el titular no se encuentra dentro del art. 3 de la ley de Marcas sobre los legitimados para ello, es decir, aquellas personas físicas, jurídicas que no estén legitimadas para ello.

Debemos recalcar que si la caducidad se aplicará sólo a las áreas especificas de los servicios o productos que se vean afectados y no a la marca en su totalidad.  

¿Qué pasa cuando caduca una marca? ¿Se puede volver a recuperar?

Cuando una marca caduca, pierde su protección legal y queda disponible ante terceros. Esto significa que otra persona o empresa puede aprovecharse del renombre y el trabajo realizado por el titular anterior de la marca.

Sin embargo, el titular original también tiene la posibilidad de volver a solicitar el registro de la marca una vez que ha caducado, y de esta manera recuperarlo, siempre y cuando no infrinja las prohibiciones establecidas en la ley de marcas y que cumpla dos requisitos de la Ley de Marcas:

• La no renovación debe producirse por causas totalmente ajenas y demostrables a tu voluntad.
• La solicitud de restablecimiento de derechos tiene que presentarse dentro de los dos meses siguientes al cese del impedimento que te privó de renovar la marca.

Si se produce este caso, el titular comienza desde cero y pierde cualquier derecho generado por el registro anterior en términos de antigüedad.

Medidas preventivas para proteger una marca

Para proteger una marca de posibles caducidades, se pueden tomar medidas preventivas. Estas incluyen renovar la marca dentro del plazo establecido, es decir, durante los 6 meses previos a la fecha límite de renovación. Además, es importante utilizar la marca de manera efectiva y real, evitando confusión por parte de los consumidores. También es fundamental enfocar el negocio en las clases de productos o servicios registrados y mantener una vigilancia constante sobre la competencia para prevenir la vulgarización de la marca. En caso necesario, se pueden emprender acciones legales para proteger la marca.

En Letslaw by RSM somos abogados expertos en derecho de marcas por lo que será un placer poder asesorares en esta área.