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 ¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca?

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 ¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca?

Todos los derechos de propiedad industrial, en este caso referidos a las marcas, son territoriales y temporales. Es decir, ocupan un territorio específico y se conceden por un tiempo determinado, pudiendo caducar por varias razones que explicaremos en este artículo. 

La caducidad se regula en los arts. 55 al 57, con disposiciones comunes a las solicitudes de nulidad y caducidad en los artículos siguientes de la Ley de Marcas española. 

Es importante diferenciar entre caducidad y nulidad, ya que la segunda tiene efectos retroactivos, cancelándose desde el momento del registro (para más información, art. 60 de la Ley de Marcas).

¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca?

Las causas de caducidad son:

  • Falta de renovación de la marca: El registro de las marcas se otorga por un periodo de 10 años que pueden renovarse por periodos sucesivos de otros 10 años de forma indefinida. Si ésta no se renueva los 6 meses anteriores al plazo de renovación ni el los posteriores con los recargos correspondientes, se declarará su caducidad. 
  • Cuando el titular de la marca renuncie a la misma: a través de una declaración por escrito y ante la OEPM, siendo necesario cumplimentar el formulario correspondiente. Pero si la solicitud se presentase ante un órgano distinto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba la remitirá a aquella, junto con la documentación que la acompañe, en el plazo de cinco días siguientes a su recepción.” (art. 56. 2. Ley de Marcas).
  • Falta de uso: Regulado en el art. 39 de la Ley de marcas, nos encontramos en este supuesto si la marca no es objeto de un uso real y efectivo durante los 5 años posteriores a la publicación de la concesión de registro de la marca. Y tendrá los mismos efectos si se produce este hecho durante 5 años ininterrumpidos de forma posterior y no en el plazo inmediatamente siguiente a la concesión. Transcurrido este tiempo sin dicho uso, cualquier interesado puede promover su caducidad (una posible intención sería para registrarlo como propio). Teniendo en cuenta la excepción del apartado 5 del mismo artículo: Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada, pudiendo encontrar otras excepciones en el art. 57 de la Ley de Marcas. Para probar el uso efectivo de la marca en el tráfico económico, se podrán aportar facturas, informes, catálogos y demás pruebas capaces de demostrar dicho uso, debiendo probarse este en el territorio en el que ha sido registrada. 
  • Vulgarización de la marca. Se produce cuando la denominación de la marca se ha convertido en una designación usual del producto o servicio, una forma habitual de referirse a ello, como por ejemplo los casos de “kleenex”, “donuts” o “rímel”.
  • Que la marca induzca a error al público: Cuando la marca este llevando a cabo un uso que pueda inducir a error al público, especialmente sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de sus productos o servicios. Ya que la posibilidad de inducir a error es una de las prohibiciones absolutas del art. 5 de la Ley de Marcas, esta circunstancia ha de haber devenido posteriormente al registro, ya que de otra manera ésta no habría sido concedida. 
  • Falta de legitimación del titular: Es la causa más remota y surge cuando el titular no se encuentra dentro del art. 3 de la ley de Marcas sobre los legitimados para ello. 

Es importante tener en cuenta que la caducidad no tiene por qué producirse en la totalidad de los servicios o productos de la marca, tal y como indica el art. 56. 2.: Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados.”

¿Qué pasa cuando caduca una marca?, ¿Se puede volver a recuperar?

Cuando una marca caduca, queda disponible para que un tercero vuelva a registrarla, pudiendo aprovecharse del renombre o del esfuerzo y el trabajo logrado por el titular anterior. 

Al igual que un tercero puede solicitar el registro de la marca, el titular al que se le ha caducado también podrá volver a solicitar dicha marca, siempre que se haga conforme a la Ley de Marcas y sin incurrir en prohibiciones relativas o absolutas (arts. 5 al 10 de la Ley de Marcas). Si se lleva a cabo este proceso, se está empezando de cero, por lo que el titular pierde todo derecho generado por la antigüedad del anterior registro. 

Medidas preventivas para proteger una marca

Renovar la marca en plazo siempre, es decir, durante los 6 meses anteriores a la fecha límite, hacer un uso efectivo y real de la marca sin poder incurrir a error por parte del consumidor, conducir el negocio a las clases escogidas y concedidas en el registro sobre los productos o servicios y mantener una vigilancia exhaustiva de la competencia para evitar la vulgarización de la marca, así como acudir a acciones judiciales cuando se considere necesario.

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