Mar 23 2017

¿Qué es el Cybersquatting? ¿Qué medidas legales hay para afrontarlo?

El nombre de dominio se ha convertido en uno de los signos distintivos principales para las empresas a la hora de dar a conocer su marca en el entorno digital, por lo que ha adquirido una importancia esencial para la promoción de los productos y servicios en Internet.

Debido a su innegable carácter distintivo, es evidente que el uso de un nombre de dominio idéntico a una marca puede perjudicar gravemente al titular de la misma, ya que puede crear confusión entre los consumidores y usuarios.

Por ese motivo, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (“Ley de Marcas”) ha extendido el alcance del ius prohibendi a la utilización de la marca como nombre de dominio, con el fin de que el titular de la marca pueda ejercitar sus derechos frente a terceros que registren un dominio de mala fe (artículo 34.3e).

De la misma manera, los Tribunales vienen considerando que el nombre de dominio cumple en Internet la función de marca: “En tanto que sirve para identificar y localizar, individualizando y diferenciando a un empresario o su establecimiento de todos los demás, y permite que sea localizado mediante buscadores, cumple una función típica de los signos distintivos, y cuando los dominios se utilizan como plataformas publicitarias, catálogos, escaparates, cumplen en el cibermercado las mismas funciones que las marcas, dando lugar a las «cibermarcas», que pueden infringir el derecho de exclusiva que confiere la marca”. (Sentencias de la AP Barcelona, Sección 15, de 20 de marzo de 2014 y de 4 de diciembre 2013).

No obstante, aunque aparentemente el nombre de dominio y la marca puedan parecer elementos distintivos similares, la naturaleza jurídica de uno y otro es bastante diferente, por lo que es frecuente que surjan conflictos entre ambos.

El primer problema que nos encontramos en esta situación, es que el sistema de registro de nombres de dominio actualmente en vigor se rige por el principio “First to file”, en virtud del cual se permite el registro de dominio a la primera persona o compañía que haya presentado la solicitud, sea o no titular legítimo de la marca afectada.

Esto ha dado lugar a lo que se conoce hoy en día como “Cybersquatting” (ciberocupación) que implica el registro de un nombre de dominio de mala fe con el propósito de (i) venderlo al titular de la marca por un valor superior a los costes directamente relacionados con el registro de dicho dominio; (ii) evitar que el titular de la marca refleje la misma en un determinado nombre de dominio; (iii) obstaculizar la actividad comercial del titular de la marca y/o (iv) desviar a los usuarios al sitio web desarrollado bajo el nombre de dominio en cuestión, creando confusión con la marca registrada por el titular.

¿Con qué fundamentos legales contamos para luchar contra el Cybersquatting?

El titular de la marca registrada que ha sido afectado por el Cybersquatting podrá acudir a la vía judicial, teniendo como referencia los siguientes fundamentos legales:

Ley de Marcas

Tal y como ya se ha mencionado, el artículo 34.3 e) de la Ley de Marcas contempla expresamente la prohibición del uso de un nombre de dominio por parte de un tercero cuando este sea idéntico o semejante a una marca registrada y/o cuando exista riesgo de confusión con esta.

Ley de Competencia Desleal

Asimismo, en estos casos puede resultar de aplicación la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (“Ley de Competencia Desleal”) ya que las conductas anteriormente descritas pueden suponer actos de engaño y confusión y actos de explotación de reputación ajena.

Por ejemplo, si el cybersquatter registra un nombre de dominio incluyendo una marca registrada y además crea una página web para desviar a los usuarios a este Site con el fin de obtener beneficios, estaría incurriendo en actos de engaño y confusión. Además, si el cybersquatter está generando unas ganancias mayores como consecuencia del uso de una marca conocida en el nombre de dominio, éste podría estar incurriendo en prácticas de explotación de reputación ajena.

No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que la recuperación de nombres de dominio por vía judicial suelen ser más complicadas ya que pueden surgir problemas a la hora de determinar la competencia judicial internacional. Además, el coste del proceso es más elevado y resulta más difícil conseguir la ejecución de las sentencias favorables.

Mecanismos para la solución de controversias de nombres de dominios sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

En 1.999 el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), actual gestor de los nombres de dominio, adoptó una normativa reguladora de resolución de conflictos de nombres de dominio dirigida especialmente a combatir el Cybersquatting: la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio y el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Política Uniforme de solución de controversias en materia de Nombres de Dominio.

En concreto en el artículo 4.A de la referida Política se mencionan específicamente las prácticas que debe llevar a cabo un cybsersquatter para que la denuncia pueda proceder:

La existencia de una marca y la identidad o similitud de la misma con el nombre de dominio.
La ausencia de derechos o intereses legítimos de quien ha registrado el nombre de dominio.

La mala fe en el registro y uso del nombre de domino por parte del registrante.

A esto efectos, el ICANN ha habilitado a la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) como entidad proveedora de servicios de resolución de disputas a fin de que pueda canalizar el procedimiento entre las partes.

El proceso comienza con la presentación de un escrito de demanda ante la OMPI y es resuelto por el panel de expertos teniendo en cuenta los hechos y fundamentos legales plasmados en los escritos presentados por las partes.

Este procedimiento es mucho más rápido, ya que la OMPI tiene la obligación de resolver en un plazo aproximado de 45 días. Dependiendo de la decisión adoptada por el panel de expertos, el ICANN ordenará (i) la transferencia del nombre de dominio a favor del demandante o (ii) la cancelación del dominio.

La naturaleza de este procedimiento no es arbitral sino administrativa, por lo que aun acudiendo a este procedimiento, cabe la posibilidad de que las partes recurran a la vía judicial para resolver el conflicto.

Letslaw es un despacho de abogados que cuenta con profesionales expertos en materia de recuperación de nombres de dominio. Concretamente, José María Baños es miembro del Comité de Expertos para la Resolución de Conflictos de Dominios nombrados por Adigital.