El pasado 15 de febrero de 2017, el Tribunal Supremo ha dictado Sentencia en el procedimiento judicial seguido por Orona S. Coop (en adelante Orona) contra la Citylift, S.A. (en adelante Citylift).

La cuestión principal del litigio se centraba en determinar si la utilización de la marca “Orona” en el programa de anuncios patrocinado Google AdWords por parte de Citylift, suponía o no (i) una infracción del derecho de marca de Orona y/o (ii) un acto de competencia desleal.

Si bien el Juzgado de lo Mercantil de Primera Instancia de Alicante había desestimado íntegramente la demanda interpuesta por Orona, la Audiencia Provincial de Alicante, en su Sentencia de 3 de abril de 2014, había estimado parcialmente el recurso de apelación, concluyendo que no podía determinarse una infracción de la marca “Orona”, pero sí un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, y que por tanto, la puja en AdWords por la marca “Orona” llevada a cabo por Citylift suponía un acto de Competencia desleal.

El fallo de la Audiencia Provincial de Alicante dictaminaba lo siguiente:

“(…) con estimación parcial de la demanda interpuesta por aquella contra Citylift, S.A. declaramos esta mercantil ha cometido un acto de competencia desleal, consistente en la publicación de anuncios en Google usando, como palabra clave “Orona”, en el servicio de referenciación ofrecido por esta última, condenándola a cesar en dicha conducta (…)”

Por el contrario, la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo ha resuelto que la puja en AdWords por la marca “Orona”, no constituye una infracción marcaria (lo cual no había sido rebatido por la Audiencia Provincial en fase de Apelación), ni tampoco actos de competencia desleal.

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal Supremo ha aplicado la denominada “doctrina de la complementariedad relativa”, según la cual no siempre cabe aplicar complementariamente la ley de marcas y la ley de competencia desleal ante los mismos hechos: para poder aplicar la ley de competencia desleal en el ámbito de hechos que puedan infringir un derecho marcario, será necesario que la conducta antijurídica presente “facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos” a los considerados para la protección que otorga el derecho de marcas.

En otras palabras, no será posible determinar que existe un acto de competencia desleal cuando los hechos enjuiciados no impliquen la infracción de la marca, y los mismos hechos no impliquen una conducta ilícita independiente y propia del ámbito de la competencia desleal.

Finalmente,  la Sentencia del Tribunal Supremo ha basado su conclusión en otros casos a nivel europeo como el de Interflora Inc. Vs Marks and Spencer (C-323/09), utilizando parcialmente la sentencia de dicho caso, concretamente el apartado 91.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo concluye su argumentación indicando que el anuncio de Citylift en Google AdWords que utiliza la palabra clave “Orona” simplemente “propone una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria, sin ofrecer una limitación a tales servicios, sin causar una dilución de la marca y sin menoscabar sus demás funciones, por lo que supone una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores que, por tanto, constituye la –justa causa- que excluye la antijuridicidad de la conducta”.

Desde nuestro punto de vista, la conclusión alcanzada por el Tribunal Supremo debe ser considerada de forma individual, y ello teniendo en cuenta que el propio Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha indicado la necesidad de que los tribunales nacionales se encarguen de enjuiciar caso por caso si, en el ámbito de Google AdWords, los anuncios que utilizan marcas de la competencia pueden o no menoscabar las funciones de la marca.

Dicho lo anterior, no cabe duda de que la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Orona Vs. Citylift marca una línea jurisprudencial que podrá ser utilizada por otros órganos judiciales en España, o por el propio Tribunal Supremo, lo cual implica una limitación de los titulares de la marca para hacer valer sus derechos en sistemas de posicionamiento SEM en buscadores como AdWords.

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